La Cour va-t-elle révolutionner le droit des marques ?

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Vu la nature et l’ampleur des droits exclusifs que confère la marque, l’Avocat général veut resserrer les boulons au niveau de l’enregistrement. L’affaire Sky est l’occasion, dit-il, de « traiter (…) un certain nombre de déficiences qui sont apparues dans le système de marque de l’Union européenne ». Comment ? Il suggère de renforcer le principe de spécialité et d’étendre la notion de mauvaise foi. Si la Cour le suit, c’est une révolution qui s’annonce.

Les faits

Sky est une entreprise extrêmement connue au Royaume-Uni. L’opérateur de télévision par satellite créé en 1990 par fusion de Sky Television et British Satellite Broadcasting, diffuse le bouquet satellite le plus populaire au Royaume-Uni et en Irlande : Sky Digital.

SkyKick est une société start-up qui fournit des services d’informatique en nuage (cloud).

Au départ,  Sky agit en contrefaçon contre SkyKick et lui reproche d’utiliser des marques contenant le terme “Sky”.

Ensuite, c’est le coup de l’arroseur arrosé : SkyKick soutient à titre reconventionnel que l’enregistrement des marques invoquées par Sky est totalement ou partiellement nul au motif que :

  • les listes des produits et services manquent de clarté et de précision ; et
  • les demandes d’enregistrement ont été déposées de mauvaise foi.

L’enjeu est important

Comme l’écrit expressément l’Avocat général, « l’affaire est importante ».

En effet explique-t-il, « elle permet à la Cour de traiter des questions relatives à un certain nombre de déficiences qui sont apparues dans le système de marque de l’Union européenne. Ainsi que le fait remarquer SkyKick, les cinq questions de la juridiction de renvoi concernent l’un des aspects les plus problématiques d’une marque, à savoir la « liste » des produits et services. La majeure partie de la jurisprudence de la Cour en matière de marques concerne le signe qui est enregistré en tant que marque. Le droit en la matière est désormais relativement bien fixé. Cependant des lacunes et des incohérences demeurent dans le droit en matière de désignation des produits et services. La protection dont bénéficient les marques de l’Union est accordée conformément au principe de spécialité, c’est‑à‑dire par rapport à des produits et services dont la nature et le nombre déterminent l’étendue de la protection accordée au titulaire de la marque relativement au signe ».

L’avocat général va plus loin encore : « La juridiction de renvoi souligne que le problème est notamment que, en vertu du droit de l’Union et de la législation nationale en matière de marques applicables, SkyKick ne semble rien avoir à opposer au grief de contrefaçon invoqué par Sky. Cela conduit à se demander si, en droit des marques, nous en sommes arrivés à un point où le titulaire d’une marque dispose d’une position de monopole absolu contre laquelle il n’est plus possible de se défendre dans le cadre d’une action en contrefaçon, et ce, bien que la marque n’ait pas été utilisée, et ne soit pas susceptible d’être utilisée, pour un grand nombre des produits et services enregistrés. Partant, la présente affaire montre bien qu’il convient de trouver un équilibre entre différents intérêts qui sont actuellement en conflit. »

Le manque de clarté lors de l’enregistrement

Les deux premières questions ont pour but de savoir si le manque de clarté et de précision des termes de la liste des produits et services couverts lors de l’enregistrement, peut être un motif de nullité d’une marque enregistrée.

Dans le cas d’espèce, une des marques a été enregistrée pour désigner un « logiciel ». Est-ce suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?

L’avocat général propose de répondre en deux temps :

  • Non, un enregistrement de marque ne peut pas être déclaré nul simplement parce que certains ou tous les termes utilisés dans la spécification des produits et des services qui l’accompagne, ne sont pas suffisamment clairs et précis. Il ne s’agit pas d’un motif de nullité en soi.
  • Oui, des termes peu clairs et imprécis peuvent être contraires à l’intérêt public et donc susceptibles d’être invalidés sur cette base (la Cour a déjà établi un lien entre précision de l’enregistrement et ordre public, dans l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys : C‑307/10, EU:C:2012:361, points 46 à 48).

Appliquant cela à une marque enregistré pour un « logiciel », l’AG est d’avis que l’enregistrement est si général et couvre un éventail de produits et de services tellement large, qu’il est injustifié et contraire à l’intérêt public.

Mauvaise foi

Il existe un nombre invraisemblable de marques déposées pour des produits ou services qui n’ont jamais été exploités et ne le seront jamais. Exemple : un fabriquant d’agro-alimentaire enregistre une marque XYZ pour un soda qu’il s’apprête à commercialiser, mais comme il s’intéresse aussi à la confiserie et la charcuterie, il vise également ces produits-là dans l’enregistrement. Quand on lui demande pourquoi ?, la réponse est souvent “au cas où, on ne sait jamais”. Parfois il s’agit aussi de faire obstacle à des concurrents.

Que faire de ces innombrables enregistrements purement théoriques car il ne donneront jamais lieu à une exploitation effective ?

Certes, une marque peut être frappée de déchéance pour non-usage après cinq ans, mais les conditions, la procédure et les conséquences sont spécifiques. Au-delà de la possibilité d’une déchéance, n’y a-t-il pas autre chose ? Telle est la portée de la question.

Deux theses s’affrontent, résumés par les parties au litige :

  • Sky soutient qu’une marque enregistrée au niveau des États membres ou de l’UE n’est soumise à aucune exigence liée à l’usage autre que celles spécifiquement prévues par la législation applicable de l’UE en vue d’une évaluation entièrement objective menée dans le cadre d’une demande de sanctions faite inter partes après l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans de non‑usage. L’application de sanctions pour non‑usage ne dépend pas de l’existence d’une intention subjective du titulaire de la marque. Sky ajoute qu’il est inenvisageable d’adopter ou d’appliquer une règle prévoyant que la protection d’une marque enregistrée est ou a été subordonnée à l’existence, à la date de la demande d’enregistrement, d’une « déclaration d’intention d’utiliser la marque », expresse ou tacite, que ce soit au niveau de l’État membre ou de l’Union. Il est inenvisageable d’adopter ou d’appliquer une règle qui aurait pour effet d’assimiler tout bonnement à de la mauvaise foi l’absence d’intention d’utiliser une marque pour l’ensemble des produits et services couverts par la demande d’enregistrement déposée au niveau des États membres ou de l’Union.
  • SkyKick soutient pour sa part que le système a été dévoyé par ces enregistrements qui n’ont d’autre but qu’occuper le terrain. Une marque est déposée pour un « logiciel », un « système de communication » et des services de « télévision », mais derrière il n’y a qu’une seule activité bien précise : la vente d’un bouquet satellite. En déposant la marque dans autant de classes et de façon si générale, l’objectif a été d’occuper le terrain ce qui est un détournement du principe de spécialité rappelé ci-dessus.

L’AG, reconnaissant l’existence de dérives, n’est pas insensible à la position de SkyKick. Il estime que le dépôt d’une demande de marque sans intention d’utiliser la marque pour les produits et services énumérés peut, dans certaines circonstances, constituer de la mauvaise foi dans la mesure où il constitue un abus du système des marques.

L’AG assume : « Je considère que, si le demandeur n’a pas l’intention d’utiliser la marque, il importe peu de savoir si ce dernier a l’intention d’empêcher un tiers en particulier ou tous les tiers d’utiliser la marque. Dans ces circonstances, le demandeur recherche de façon abusive un monopole afin d’empêcher des concurrents potentiels d’utiliser un signe qu’il n’a pas l’intention d’utiliser. Cela constitue un détournement du système des marques. »

Toutefois précise l’AG, le juge qui arrive à un constat de mauvaise foi ne pourra pas invalider l’enregistrement dans son ensemble, mais uniquement les produits et services concernés par le constat de mauvaise foi. L’invalidité ne serait que partielle pour les produits et services particuliers pour lesquels il n’y avait aucune intention d’utiliser. Le reste de l’enregistrement ne serait pas affecté.

Répondant aux critiques qui dénoncent un mélange des genres et une forme d’assimilation entre le non-usage et le dépôt de mauvaise foi, l’AG répond clairement : « [pour la mauvaise foi] c’est la motivation au moment du dépôt de la demande d’enregistrement qui compte, alors que, en vue de la déchéance, c’est l’usage fait ou non au cours des cinq premières années qui compte. »

L’avis de l’AG est disponible en annexe.

Si la Cour le suit et si l’on en croit les rumeurs, ce sont potentiellement des millions de produits et services qui pourraient se retrouvés “libérés” de toute marque.

Quant aux titulaires, ils feraient bien, dans cette perspective, de passer en revue leur portefeuille et vérifier que la clarté des enregistrements est suffisante.

Droit & Technologies

Annexes

Conclusions de l’Avocat général

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