La justice européenne clarifie la “mauvaise foi” à l’enregistrement d’un nom de domaine

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Cela fait quelques années que le « .eu » est ouvert. Les procédures judiciaires se clôturent petit à petit, avec enfin une décision de la Cour de Justice sur la notion de mauvaise foi au sens du Règlement 874/2004. L’arrêt rendu le 3 juin dernier est intéressant à plusieurs titres.

Le cadre juridique

Lors de l’ouverture du .eu, afin de protéger les droits antérieurs, le règlement a créé une procédure d’enregistrement par étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits.

L’article 10 du règlement 874/2004  dispose en ce sens que « Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l’enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le domaine. eu ne soit ouvert au public. »

Les faits

Des tas de personnes ont mis en œuvre de savantes stratégies afin d’enregistrer dans cette période préférentielle dite « sunrise », des noms de domaines sur lesquels ils n’avaient pas ou peu de droit ou d’intérêt légitime à faire valoir.

Parmi ces stratégies, celle d’une société qui a enregistré 180 noms de domaines contenant des caractères spéciaux, du genre ~ @ # $ % ˆ & * ( ) + = < > { } [ ] /: ; ‘ , . ?

L’idée est la suivante : je ne peux pas enregistrer la marque verbale « voiture » car l’enregistrement serait refusé, alors j’enregistre « v&o&i&t&u&r&e ». Puis, en application de l’article 11 du règlement qui dispose qu’il faut faire abstraction des caractères spéciaux, je sollicite le nom de domaine « voiture.eu ».

La procédure

Conformément à l’article 21 du règlement, un nom de domaine est révoqué quand il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Le même article 21 donne une liste de comportements constitutifs de mauvaise foi, mais un doute subsistait quant à savoir si cette liste est seulement exemplative, ou au contraire exhaustive. La réponse de la Cour est sans appel : « Il convient donc de répondre à la quatrième question posée que l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition. »

Il reste alors à savoir, en dehors des exemples donnés à l’article 21, quand on est en présence d’un enregistrement de mauvaise foi.

La Cour indique plusieurs balises importantes :

  • La mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, non encore publié au Recueil, point 37) ;

 

  • Il convient d’examiner les conditions dans lesquelles la marque a été enregistrée, à commencer par l’intention de celui qui enregistre. C’est l’élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, précité, points 41 et 42).

A ce titre, la Cour relève qu’est un indice le fait de demander l’enregistrement d’une marque sans intention d’utiliser celle-ci en tant que telle, mais dans le seul but de faire ensuite enregistrer, sur le fondement du droit à cette marque, un nom de domaine de premier niveau .eu pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par le règlement n° 874/2004.

  • Le caractère répétitif d’un comportement peut également être pris en considération en vue d’apprécier s’il est ou non constitutif de mauvaise foi. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la requérante au principal a fait enregistrer en Suède, au total, 33 marques correspondant à des dénominations génériques en langue allemande, en utilisant chaque fois le caractère spécial «&» avant et après toutes les lettres figurant dans les signes dont l’enregistrement était demandé.

 

  • La chronologie des événements peut elle aussi constituer un élément pertinent d’appréciation. Le fait d’enregistrer la marque que peu de temps avant le début de la première phase de l’enregistrement par étapes mérite également une attention particulière aux fins d’apprécier l’existence d’une éventuelle mauvaise foi.

 

  • Le contexte global doit aussi être pris en considération. Un comportement qui vise manifestement à contourner la procédure d’enregistrement par étapes doit ainsi être pris en compte lors de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi.

Conclusions

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.

2)      Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré.

S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

–        l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

–        la présentation de la marque;

–        le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et

–        le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.

S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

–        l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement n° 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article;

–        l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et

–        le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques. 

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