La décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) a des implications majeures pour la protection des marques, en particulier en ce qui concerne le célèbre Rubik’s Cube. Simba Toys GmbH a contesté l’enregistrement du cube comme marque, arguant que sa forme remplissait une fonction technique. Enregistré initialement en 1996 par Seven Towns Ltd., le Rubik’s Cube est devenu emblématique des puzzles tridimensionnels. La CJEU a annulé un précédent jugement qui avait validé cet enregistrement, soulignant que le Tribunal n’avait pas correctement évalué la fonctionnalité de la forme par rapport au produit concret qu’elle représente. La CJEU a insisté sur le fait que la capacité de rotation des éléments du cube devait être prise en compte dans l’analyse de sa fonction technique. Cette décision soulève des questions sur la distinction entre formes concrètes et abstraites, et sur les critères à utiliser pour évaluer la validité d’une marque. La CJEU a également mis en garde contre le risque que l’enregistrement d’une marque permette à une entreprise d’acquérir un monopole sur des solutions techniques, ce qui pourrait entraver l’innovation. Seven Towns Ltd. a désormais trois mois pour reconfigurer sa demande de marque, mais l’arrêt met en lumière des enjeux cruciaux pour la jurisprudence des marques en Europe. Ces réflexions pourraient façonner l’avenir des enregistrements de marques, en évitant des interprétations trop larges qui pourraient complicer le paysage concurrentiel.
Simba Toys GmbH & Co. KG, société allemande qui fabrique également des jouets, a présenté une demande en nullité de cette marque (sur base de l’ancienne législation européenne, le Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ; abrogé depuis lors) estimant que la structure en grille figurant sur chacune des faces du cube remplissait et suggérait une fonction technique.
Il faut remonter en avril 1996, date à laquelle le signe tridimensionnel du Rubik’s Cube a été enregistré en tant que marque (et renouvelé en novembre 2006) à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) pour des « puzzles en trois dimensions » par la société Seven Towns Ltd.
Cependant, les solutions techniques sont seulement susceptibles de faire l’objet d’une protection de durée limitée (tel un brevet), de sorte qu’elles puissent être librement utilisées par la suite par l’ensemble des opérateurs économiques.
Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté cet argument par un arrêt de 2014 (T‑450/09) estimant, entres autres, que l’argumentation reposait essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube, « voire d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque ».
Le raisonnement du Tribunal était toutefois entaché d’une erreur de droit. En effet, afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe au sens du Règlement n° 40/94, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent aussi être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné.
Dans son arrêt (C‑30/15 P) rendu le 10 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) a souligné que : « (…) dès lors qu’il n’est pas contesté que le signe en cause est constitué par la forme d’un produit concret et non par une forme abstraite, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concret en cause, c’est-à-dire un puzzle en trois dimensions, et en tenir compte dans l’évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe ».
En d’autres termes, le Tribunal aurait dû partir de la forme en cause et prendre en considération des éléments supplémentaires (e.g. de la documentation relative aux brevets concernant la forme concernée) qu’un observateur objectif aurait été en mesure de saisir précisément, comme par exemple la capacité de rotation d’éléments individuels du Rubik’s Cube.
Ce type de raisonnement de « rétro-ingénierie » consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée pose cependant question. En effet, la liberté « d’investigation » et d’interprétation que les examinateurs et les tribunaux ont pour évaluer la validité d’une marque n’est pas sans limite.
De même, l’examen approfondi de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe ne devrait-il pas être délimité par des critères spécifiques ? Comme il avait été argumenté devant le Tribunal, il n’existe a priori pas de lien entre, d’une part, une éventuelle capacité de rotation du cube, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque.
On peut aussi s’interroger sur la base (légale ?) selon laquelle la CJEU décidera qu’une forme sera considérée comme concrète et/ou abstraite ? Une forme concrète n’est-elle pas par nature abstraite ?
En outre, souligne la CJEU, le fait que la marque a été enregistrée pour des « puzzles à trois dimensions », sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, permettait également d’analyser plus en profondeur la fonction technique du produit concret représenté par ce signe.
L’absence d’une telle analyse permettrait en effet à la société Seven Towns Ltd d’étendre la protection conférée par l’enregistrement de celle-ci à tout type de puzzle de forme similaire, indépendamment de ses modalités de fonctionnement, conférant de la sorte un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires du produit.
Sur base de ces éléments, la CJEU a annulé à la fois la décision du Tribunal de 2014 et celle de l’EUIPO qui avait validé l’enregistrement comme marque de cette forme. Ceci ne veut pas autant dire que la marque va disparaitre. Seven Towns Ltd peut, dans un délai de trois mois, convertir sa marque en une demande de marque nationale dans n’importe quel Etat membre de l’UE autre que ceux dans lesquels un tiers a des droits antérieurs qui ont fondé l’action en nullité.
En conclusion, cet arrêt de la CJEU ne vient pas seulement annuler l’enregistrement du signe tridimensionnel du Rubik’s Cube mais pose également des questions intéressantes ; notamment sur la mise en place de ce test « forme concrète vs abstraite » et les éventuels critères d’appréciation, ainsi que sur le raisonnement de type « rétro-ingénierie » que la CJEU se réserve le droit d’effectuer. La CJEU évitera, on l’espère, de tomber dans des interprétations trop différentes au risque de se transformer en Rubik’s Cube.
Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?
