La justice européenne met à mort la contrefaçon par reproduction “à la française”.

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La  matière qui nous occupe dans cette note a son siège à l’article 5 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, remplacé sans modification substantielle pour la matière qui nous occupe, par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.

L’article 5.1 de la directive dispose ce qui suit : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :

  1. d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
  2. d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. »

Toutes les marques sont visées par cette disposition. En outre, l’article 5.2 crée un régime spécial pour la marque renommée permettant d’interdire « à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »

 

Il y a donc trois cas de figure :

  1. Un conflit entre une marque et un signe identique, pour des produits ou services identiques, ce que l’on appelle communément la double identité. La matière est visée à l’article 5.1.a) ;
  2. Un conflit entre une marque et un signe identique ou similaire, pour des produits ou services similaires, ce que l’on appelle communément la similarité. La matière est traitée à l’article 5.1.b) ;
  3. Si la marque est renommée, elle reçoit en outre une protection ad hoc fondée sur l’article 5.2.

L’on retrouve la même logique en droit français.

L’article L. 713-2 CPI vise la double identité et stipule que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

  1. La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
  2. La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. »

L’article L. 713-3 CPI s’intéresse à la similarité comme suit : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

  1. La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
  2. L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »

Enfin, l’article L. 713-5 CPI protège les marques renommées dans ces termes : « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

 

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »

 

Probablement en raison de la présence du terme « reproduction » aux articles susvisés, le droit français a connu une lente mais constante évolution : la contrefaçon par reproduction a pris le pas dans la plupart des cas sur « l’usage » et « l’apposition ». Combien d’assignations n’a-t-on vu dans lesquelles une phrase type permettait de s’affranchir d’une bonne partie du débat : « Attendu que la reproduction de la marque suffit à caractériser l’acte de contrefaçon visé à l’article … » ? Il n’est plus vraiment nécessaire, dans ce schéma, de s’intéresser au contenu de la notion d’usage, puisqu’il y a un moyen tellement simple de s’en passer en relevant simplement que la marque a été reproduite.

 

C’est dans les affaires de double identité que cette évolution est la plus nette, le magistrat ayant au fil du temps vu son rôle de plus en plus limité : dès l’instant où la double identité était démontrée et la marque reproduite, la contrefaçon était retenue sans avoir à se poser aucune autre question quant à l’usage et au contexte précis.

C’est cette conception de la contrefaçon qui nous semble a été condamnée par les arrêts rendus par la CJUE.

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